출원 특허는 특허청에 권리를 달라고 신청해 심사를 기다리는 상태이고, 등록 특허는 심사를 통과하고 설정등록까지 마쳐 실제 배타적 권리가 생긴 상태입니다. 그래서 기술이전 계약서에 '특허'라고만 적혀 있으면 먼저 그 권리가 출원 단계인지 등록 단계인지 확인해야 합니다. 이 구분에 따라 계약 대가, 보증 조항, 침해 대응 가능 여부가 달라집니다.
특허 출원과 등록은 법적으로 무엇이 다릅니까?
두 상태는 법적 성격이 다릅니다. 출원은 발명 내용을 문서로 제출하고 선출원 지위를 확보하는 절차입니다. 등록은 심사관이 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성 같은 요건을 검토해 특허결정을 내리고, 출원인이 등록료를 낸 뒤 원부에 권리가 기재되는 단계입니다. 등록 요건이 어떻게 구성되는지는 특허 등록 요건을 정리한 자료로 먼저 확인해 두면 계약 검토가 수월해집니다.
특허청이 안내하는 제도에 따르면 특허권은 설정등록을 하면 발생하고, 존속기간은 출원일로부터 20년입니다. 출원만 한 상태에서는 제3자에게 실시 금지를 청구할 수 있는 특허권이 아직 없다는 뜻입니다. 등록 특허라도 권리 기간은 출원일을 기준으로 계산하므로, 심사가 길어지면 실제로 권리를 행사할 수 있는 기간이 그만큼 줄어듭니다.
- 출원 상태: 선출원 지위와 공개 이후 일정한 보상금청구권 가능성이 있으며, 청구범위가 아직 확정되지 않았습니다.
- 등록 상태: 청구범위가 확정되어 배타적 실시권이 생기며, 침해금지 청구와 손해배상 청구의 근거가 됩니다.
- 공통 위험: 등록 이후에도 무효심판으로 권리가 소멸할 수 있으므로, 등록이 곧 영구적인 안정성을 보장하지는 않습니다.
출원부터 등록까지는 어떤 단계를 거칩니까?
계약 상대방이 '곧 등록된다'고 설명하더라도 실제로 어느 단계에 있는지는 절차를 기준으로 판단해야 합니다. 일반적인 국내 특허 절차는 다음 순서로 진행됩니다.
- 출원서, 명세서, 청구범위, 도면 제출 및 출원번호 부여
- 방식심사(서류 형식 요건 점검)
- 출원공개
- 심사청구 후 실체심사
- 의견제출통지와 보정·의견서 대응
- 특허결정 또는 거절결정
- 등록료 납부와 설정등록, 등록공고
일반적으로 특허출원은 출원일부터 일정 기간(통상 1년 6개월)이 지나면 공개됩니다. 공개 전에는 제3자가 그 내용을 확인하기 어렵기 때문에, 공개 전 출원을 이전받을 때는 명세서 사본을 직접 받아 검토해야 합니다.
심사는 출원만으로 자동으로 시작되지 않습니다. 법제처 찾기쉬운 생활법령정보에 따르면 출원일부터 3년 이내에 심사청구를 해야 하며, 이 기간 안에 청구하지 않으면 출원을 취하한 것으로 봅니다. 따라서 오래된 출원을 이전받는 경우 심사청구 여부를 반드시 확인해야 합니다.
| 구분 | 출원 단계 특허 | 등록 단계 특허 |
|---|---|---|
| 권리 범위 | 보정으로 줄어들거나 바뀔 수 있음 | 등록 청구범위로 확정 |
| 침해 대응 | 침해금지 청구 불가, 공개 후 경고를 전제로 보상금청구권 검토 | 침해금지·손해배상 청구 가능 |
| 확인 서류 | 출원서, 명세서, 심사 경과(의견제출통지 등) | 특허등록원부, 등록공보, 연차료 납부 내역 |
| 주요 위험 | 거절결정, 심사청구 기간 경과, 권리 범위 축소 | 무효심판, 연차료 미납에 따른 소멸 |
| 계약 대가 설계 | 등록 여부에 따른 단계별 지급 구조가 일반적 | 확정된 권리 범위를 기준으로 산정 |
계약서에 '출원 특허'가 적혀 있으면 무엇을 확인해야 합니까?
첫째, 출원번호와 출원인 명의를 확인합니다. 계약 상대방과 출원인이 다르면 권리 이전이나 공동 출원 관계부터 정리해야 합니다. 둘째, 심사 경과를 확인합니다. 의견제출통지를 받았다면 어떤 선행기술이 인용되었는지, 그에 대응하는 보정으로 청구범위가 얼마나 좁아질 수 있는지를 살펴야 합니다. 셋째, 이전받으려는 제품이나 기술이 실제로 청구범위에 포함되는지를 대비해 봅니다. 명세서에 기재된 내용과 청구범위로 보호받는 내용은 다를 수 있으므로, 설명란이 아니라 청구항을 기준으로 판단해야 합니다.
등록 특허라면 특허등록원부를 열람해 권리자, 존속 여부, 질권이나 전용실시권 같은 기존 설정 사항을 확인합니다. 특허청 안내에 따르면 특허권 이전과 전용실시권 설정은 등록해야 효력이 발생합니다. 원부에 등록하지 않으면 이전이나 전용실시권 설정의 효력 자체가 발생하지 않습니다(상속 등 일반승계는 제외). 반면 통상실시권의 설정·변경·이전은 등록이 대항요건이므로, 등록하지 않으면 제3자에게 대항하기 어렵습니다. 연차료가 제때 납부되었는지도 함께 확인해야 하며, 등록결정 이후에는 정해진 기간 안에 설정등록료를 내야 등록이 이루어진다는 점도 기억해 둘 필요가 있습니다.
출원 상태의 기술을 이전받을 때 계약 조건은 어떻게 설계합니까?
출원 단계 기술은 결과가 확정되지 않았으므로 불확실성을 계약 구조에 반영하는 방식이 일반적입니다. 실무에서 자주 쓰는 설계 기준은 다음과 같습니다.
- 단계별 대가 지급: 계약 시점에 일부를 지급하고, 특허결정이나 설정등록 시점에 잔금을 지급하는 구조입니다.
- 권리 범위 변동 조항: 보정으로 청구범위가 줄어 대상 제품이 보호 범위를 벗어나면 대가를 조정하거나 계약을 해지할 수 있도록 정합니다.
- 절차 수행 책임: 심사청구, 의견서 제출, 등록료 납부를 누가 언제까지 하고 비용은 누가 부담하는지 명시합니다.
- 거절 시 처리: 거절결정을 받았을 때 재심사청구나 심판 청구를 할지 여부와 그 결정 권한을 미리 정합니다.
해외 사업까지 고려한다면 국제출원 일정도 함께 확인해야 합니다. 세계지적재산권기구(WIPO)는 특허협력조약(PCT) 국제출원의 경우 각국 국내단계 진입이 일반적으로 우선일부터 30개월 이내에 이루어진다고 안내합니다. 이 기한이 지나면 해당 국가에서 권리를 확보하기 어려워지므로, 계약 시점에 국제출원 여부와 남은 기간을 확인해야 합니다.
공개 이후 출원 단계에서도 일정한 보호 장치는 있습니다. 일반적으로 출원공개 후 그 발명을 실시하는 자에게 서면으로 경고하면, 특허권 설정등록 이후 보상금 지급을 청구할 수 있습니다. 다만 이 권리는 등록을 전제로 행사할 수 있으므로, 출원 단계에서 바로 실시를 중단시킬 수 있는 수단으로 보아서는 안 됩니다.
이 글은 일반적인 제도 정보를 정리한 것이며, 개별 계약의 권리 평가와 조항 설계는 사안에 따라 달라집니다. 실제 계약 체결 전에는 변리사 등 전문가의 검토를 받는 것을 권합니다.
자주 묻는 질문
출원번호만 있는 특허도 특허라고 표시할 수 있나요?
출원 중인 상태를 등록 특허처럼 표시하면 허위표시 문제가 생길 수 있습니다. 출원 단계라면 '특허출원 중'처럼 상태를 정확히 밝히고 출원번호를 함께 적는 방식이 안전합니다.
등록된 특허는 이후에도 권리가 사라질 수 있습니까?
등록 특허도 무효심판에서 무효로 확정되거나 연차료를 내지 않으면 소멸할 수 있습니다. 따라서 계약 전에 원부상 존속 여부와 분쟁 이력을 함께 확인해야 합니다.
출원 단계 기술을 이전받을 때 가장 먼저 확인할 서류는 무엇인가요?
출원서와 명세서, 청구범위, 그리고 의견제출통지 같은 심사 경과 서류를 먼저 확인하는 것이 일반적입니다. 이를 통해 출원인 명의, 심사청구 여부, 예상되는 권리 범위를 함께 판단할 수 있습니다.