개요
이 문서는 특허를 직접 출원한 소규모 제조 창업자가 심사 중에 의견제출통지서를 받았을 때, 보정으로 무엇을 어디까지 고칠 수 있는지 정리한 해설입니다. 예로는 접이식 건조대의 잠금 구조를 출원한 1인 사업자를 듭니다. 심사관은 선행기술과 비교할 때 진보성이 부족하다는 이유와 일부 청구항의 기재가 불명확하다는 이유를 함께 통지하였습니다. 이 출원인은 무엇을 고쳐야 하는지보다 무엇까지 고쳐도 되는지를 먼저 알아야 하는 상황입니다.
출원부터 등록까지의 절차를 순서대로 소개하는 자료는 많습니다. 그러나 같은 의견제출통지서라도 최초 통지인지 최후 통지인지에 따라 허용되는 보정 범위가 달라진다는 점은 잘 다루어지지 않습니다. 이 차이가 거절결정 이후의 선택지까지 이어진다는 점을 한곳에 정리한 자료도 드뭅니다. 이 문서는 그 구분을 중심으로 설명합니다. 실제 판단은 명세서와 통지 내용에 따라 달라지므로 변리사 등 전문가의 검토를 함께 받는 것이 바람직합니다.
결론을 먼저 요약합니다. 최초 통지에 대응하는 보정은 신규사항만 피하면 청구범위를 다시 짜는 수준까지 가능합니다. 최후 통지 이후의 보정은 이미 정해진 청구범위를 좁히거나 다듬는 수준으로 제한됩니다. 그러므로 최초 통지에 대응할 때 이후 단계에서 쓸 수 있는 선택지까지 함께 마련해 두는 것이 실무의 핵심입니다.
대상과 범위
대상은 특허 심사 단계에서 거절이유를 통지받은 출원인입니다. 대리인 없이 출원한 개인 발명가와 소규모 사업자를 주로 상정합니다. 심판과 소송 단계의 세부 쟁점, 실용신안·디자인 출원, 해외 출원은 이 문서에서 다루지 않습니다.
답하려는 질문은 하나입니다. 받은 통지서의 종류를 어떻게 구분하고, 그에 맞추어 명세서와 청구범위를 어디까지 고칠 수 있는가입니다. 심사청구 시기와 등록료 납부처럼 그 앞뒤 단계는 판단에 필요한 범위에서만 언급합니다.
건조대 사례처럼 진보성 부족과 기재불비가 한 통지서에 함께 담기는 경우가 많습니다. 두 거절이유는 대응 방식이 다릅니다. 진보성 부족은 청구항의 구성을 바꾸거나 선행기술과의 차이를 의견서로 설명하는 방식으로 대응합니다. 기재불비는 용어와 구성 사이의 관계를 명확히 하는 방식으로 대응합니다. 이 문서는 두 경우 모두에 대해 통지 단계별로 허용되는 보정의 한계를 기준으로 설명합니다.
관련 법령
근거 법령은 특허법입니다. 조문 원문은 국가법령정보센터에서 특허법을 검색하여 확인할 수 있으며, 아래 조문 번호는 원문 대조를 위한 안내입니다. 심사청구는 제59조, 거절이유 통지와 의견서 제출 기회는 제63조, 명세서·도면의 보정은 제47조에 규정되어 있습니다. 재심사 청구는 제67조의2, 특허료 납부는 제79조에 규정되어 있습니다.
이 가운데 핵심은 제47조입니다. 보정은 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 허용됩니다. 출원 당시 문서에 없던 구성이나 실시예를 새로 넣는 신규사항 추가는 어느 단계에서도 허용되지 않습니다. 여기에 더해 최후거절이유통지에 대응하는 보정과 재심사 청구 때의 보정은 목적이 한정됩니다. 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 경우, 범위를 벗어난 보정을 원래대로 되돌리는 경우 등이 이에 해당합니다. 조문에는 개정 이력이 있으므로 자신의 출원일을 기준으로 적용되는 조문을 확인합니다.
신규사항 여부는 최초 명세서에 문자 그대로 적힌 문장만으로 판단하지 않습니다. 실무에서는 그 기재와 도면으로부터 통상의 기술자가 자명하게 이해할 수 있는 사항까지를 범위로 보는 것이 일반적입니다. 다만 그 경계는 사안마다 다르게 판단되므로, 도면에만 나타난 형상을 청구항 문구로 옮길 때에는 도면 번호와 해당 부분을 의견서에서 구체적으로 짚어 두는 것이 안전합니다. 또한 같은 신규사항 추가라도 최초 통지 단계에서는 새로운 거절이유로 다시 통지되는 경우가 많지만, 최후 통지 단계에서는 보정 자체가 받아들여지지 않는 결과로 이어질 수 있다는 점에서 차이가 납니다.
절차와 요건
심사는 출원만으로 시작되지 않고 심사청구가 있어야 진행됩니다. 현행 조문은 출원일부터 3년 이내에 심사청구를 하도록 정하고 있습니다. 심사관이 거절이유를 발견하면 곧바로 거절결정을 하지 않고 의견제출통지서를 보내 의견서와 보정서를 낼 기회를 줍니다. 제출기한은 통지서에 지정되며, 기간 연장 신청의 가능 여부와 횟수, 수수료는 특허청 안내에서 해당 시점 기준으로 확인합니다.
통지 단계별 보정 범위를 비교하면 다음과 같습니다.
- 최초거절이유통지: 처음 받는 거절이유 통지입니다. 신규사항이 아니라면 청구항의 추가·삭제·변경과 구성요소의 결합 등 비교적 넓은 보정이 가능합니다.
- 최후거절이유통지: 앞선 보정으로 새로 발생한 거절이유만을 통지하는 경우에 해당합니다. 보정 목적이 청구범위 감축, 오기 정정, 불명확한 기재의 명확화 등으로 한정됩니다.
- 거절결정 이후: 재심사 청구와 거절결정불복심판 가운데 선택하게 됩니다. 재심사 청구와 함께 하는 보정도 최후거절이유통지 대응과 같은 범위로 제한됩니다.
통지서의 종류는 통지서 표제와 본문 기재로 구분됩니다. 최후거절이유통지 단계에서 허용 범위를 벗어난 보정을 하면 그 보정이 각하될 수 있고, 보정 전 청구범위를 기준으로 심사가 이어질 수 있습니다. 따라서 최초 통지에 대응하는 보정이 실무상 가장 넓은 수정 기회가 됩니다.
두 번째 통지를 받았다고 해서 모두 최후거절이유통지가 되는 것은 아닙니다. 판단 기준은 통지된 거절이유가 직전 보정 때문에 새로 생긴 것인지 여부입니다. 직전 보정과 관계없이 처음부터 지적될 수 있었던 거절이유가 새로 통지되었다면 최초거절이유통지로 다루어질 수 있습니다. 통지서 표제와 본문의 거절이유가 이 기준과 맞지 않아 보인다면, 직전 보정서와 통지된 거절이유를 청구항별로 대조한 뒤 의견서에서 그 점을 밝히는 방식을 검토합니다.
거절결정을 받은 뒤 재심사와 심판 중 하나를 고를 때에도 보정 필요성이 기준이 됩니다. 재심사는 보정과 함께 청구하는 절차이므로 청구범위를 더 좁혀 등록 가능성을 높일 여지가 있을 때 검토 대상이 됩니다. 반면 현재 청구범위대로 심사관의 판단이 잘못되었다고 다툴 경우에는 거절결정불복심판을 검토합니다. 각 절차의 청구기간은 거절결정등본에 적힌 안내와 조문 원문으로 확인합니다.
거절이유가 해소되면 특허결정이 내려집니다. 출원인은 특허결정등본을 받은 날부터 3개월 이내에 설정등록일부터 3년분의 특허료를 납부해야 하며, 설정등록이 되어야 특허권이 발생합니다.
실무 점검 사항
건조대 사례에 적용하면 다음과 같습니다. 최초 통지에서 진보성 부족이 지적되었다면, 명세서에 이미 적혀 있던 잠금 돌기의 각도 조절 구조를 독립항에 결합하여 선행기술과의 차이를 드러내는 보정을 검토할 수 있습니다. 반대로 명세서에 없던 재질이나 치수를 새로 넣으면 신규사항 추가로 판단됩니다. 불명확하다고 지적된 청구항은 명세서의 해당 기재를 근거로 용어를 구체화하는 방식으로 대응합니다.
최초 통지에 대응할 때에는 이후 단계까지 고려하여 종속항 구성을 정비해 두는 것이 실무상 의미가 있습니다. 예를 들어 잠금 돌기의 각도 조절 구조를 독립항에 넣는 동시에, 돌기의 배치나 복귀 방식처럼 명세서에 기재된 세부 구성을 종속항으로 나누어 두는 방식입니다. 이렇게 하면 최후 통지를 받더라도 종속항의 구성을 독립항에 합치는 감축 보정으로 대응할 여지가 남습니다. 최후 통지 단계에서는 새로운 구성을 청구항으로 끌어오는 보정이 제한되므로 이 준비의 차이가 결과에 영향을 줍니다.
보정서를 내기 전에 다음 항목을 확인합니다.
- 통지서 표제가 최초거절이유통지인지 최후거절이유통지인지 확인합니다.
- 지정된 제출기한과 연장 신청 가능 여부를 확인합니다.
- 거절이유를 청구항별로 나누어 표로 정리합니다.
- 보정에 쓰려는 문구가 최초 명세서·도면의 어느 단락에 있는지 대응 위치를 기록합니다.
- 보정 후 청구범위가 실제 제품과 경쟁사의 예상 설계를 여전히 포함하는지 검토합니다.
- 보정으로 빠지는 실시예를 분할출원으로 보호할 필요가 있는지 검토하고, 분할출원 가능 시기를 조문으로 확인합니다.
- 의견서에서 선행기술과의 구성상 차이와 그에 따른 효과를 구체적으로 설명합니다.
보정하지 않고 의견서만 제출하는 선택도 가능합니다. 심사관이 인용한 선행기술을 잘못 해석했다고 판단되는 경우가 이에 해당합니다. 다만 의견서만으로 거절이유가 해소되지 않으면 다음 단계에서는 보정 범위가 더 좁아질 수 있으므로, 의견서로 다툴 부분과 보정으로 해소할 부분을 청구항별로 나누어 정하는 것이 바람직합니다.
보정은 대체로 권리범위를 좁히는 방향으로 작동합니다. 등록 자체만을 목표로 청구범위를 지나치게 감축하면 등록 후 권리 행사의 실익이 줄어듭니다. 등록 가능성과 보호 범위 사이의 균형을 기준으로 판단하는 것이 바람직합니다. 이 문서는 일반적인 절차 정보이며 특정 대리인이나 서비스 이용을 권유하지 않습니다.