개요
이 문서는 자기 브랜드를 직접 상표 출원한 소규모 식품 사업자가 심사 중에 의견제출통지서를 받았을 때 읽는 해설입니다. 통지서에 거절이유가 두 가지 이상 적혀 있다면, 이유마다 쓸 수 있는 대응 수단이 무엇인지 나누어 정리합니다. 설명을 위해 가상의 예를 하나 듭니다. 수제 그래놀라를 판매하는 1인 사업자가 「바삭오트」라는 표장을 그래놀라·시리얼 가공식품 등을 지정상품으로 하여 출원했습니다. 의견제출통지서에는 두 가지 이유가 함께 적혀 있습니다. 하나는 표장이 상품의 품질과 원재료를 직접 나타내 식별력이 없다는 이유입니다. 다른 하나는 먼저 등록된 타인의 상표와 표장이 유사하고 지정상품 일부도 유사하다는 이유입니다. 이 사례는 설명용 가상 사례이며, 실제 심사 결과나 특정 판례를 뜻하지 않습니다.
상표 등록이 거절되는 사유를 나열한 자료는 많습니다. 그러나 거절이유마다 해소하는 방법이 다르다는 점은 상대적으로 덜 다루어집니다. 또한 통지서에 적힌 이유 가운데 하나만 해소하고 나머지가 남으면 결국 거절결정으로 이어질 수 있다는 점도 잘 다루어지지 않습니다. 이 문서는 식별력 부족, 선등록 유사상표, 지정상품 기재 문제를 기준으로 나눕니다. 각 이유에 의견서, 지정상품 보정, 사용에 의한 식별력 주장, 선등록 상표권자의 동의, 새 출원 가운데 어떤 수단이 통하고 어떤 수단은 통하지 않는지 구분하는 것이 이 문서의 목적입니다.
대상과 범위
이 문서가 다루는 단계는 출원 후 심사관이 거절이유를 통지했으나 아직 거절결정은 내려지지 않은 시점입니다. 이 단계에서는 출원인이 정해진 기간 안에 의견서를 내거나 출원서를 보정해 거절이유를 해소할 수 있습니다. 거절결정이 내려진 뒤의 불복 절차와 등록 후의 무효심판 절차는 이 문서의 범위가 아니며, 필요한 부분에서 연결 관계만 짧게 언급합니다.
다루는 거절이유는 세 갈래입니다. 첫째는 상표 자체에 출처를 구별하는 힘이 없다는 식별력 관련 이유입니다. 둘째는 먼저 출원되었거나 등록된 타인의 상표와 충돌한다는 이유입니다. 셋째는 지정상품의 명칭이 불명확하거나 상품 분류에 맞지 않는다는 기재 관련 이유입니다. 국가 표장과 동일·유사한 표장, 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 표장처럼 공익적 성격이 강한 거절이유는 사정이 달라 이 문서에서 제외합니다.
범위를 이렇게 나누는 이유는 거절이유가 각각 독립적으로 판단되기 때문입니다. 표장이 식별력을 갖추었다고 인정받아도 선등록 유사상표 문제가 남아 있으면 그 지정상품에 대해서는 등록이 어렵습니다. 반대로 선등록 상표와 유사하지 않다고 인정받아도 표장이 상품의 성질만 나타낸다는 판단이 유지되면 등록받기 어렵습니다. 따라서 통지서에 적힌 이유를 하나씩 따로 떼어 대응 계획을 세우는 것이 출발점입니다.
관련 법령
근거 조문은 국가법령정보센터에서 현행 상표법과 상표법 시행령·시행규칙을 조회해 확인합니다. 조문 번호와 단서 규정은 개정에 따라 바뀔 수 있습니다. 따라서 통지서에 기재된 조문을 현행 조문과 대조하고, 출원일 기준으로 어떤 규정이 적용되는지도 함께 확인하는 것이 안전합니다.
식별력에 관한 기본 조문은 상표법 제33조 제1항입니다. 이 조항은 상품의 보통명칭, 관용하는 상표, 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장, 그 밖에 수요자가 출처를 식별할 수 없는 표장을 각 호로 나누어 규정합니다. 같은 조 제2항은 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 표장이라도 출원 전부터 사용한 결과 수요자 사이에 특정인의 상품 출처로 식별될 수 있게 된 경우에는 등록을 받을 수 있다고 정합니다. 이에 비해 보통명칭과 관용표장은 이 조항이 적용되는 범위에 포함되지 않습니다.
타인 상표와의 관계에 관한 조문은 상표법 제34조 제1항 제7호와 제35조입니다. 제34조 제1항 제7호는 먼저 출원된 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 동일·유사한 상품에 사용하려는 경우를 거절 대상으로 정합니다. 개정 상표법은 이 호에 단서를 두어, 선등록 상표권자의 동의를 받은 경우 등록을 받을 수 있는 길을 열었습니다. 다만 표장과 지정상품이 모두 동일한 경우는 이 단서에서 제외됩니다. 제35조는 같은 날 또는 다른 날에 유사한 상표가 경합할 때의 선출원 원칙을 정합니다. 출원 보정에 관해서는 제40조가 요지를 변경하지 않는 범위에서만 보정을 허용합니다. 지정상품 기재에 관해서는 제38조와 시행규칙의 상품 분류 규정이 기준이 됩니다.
절차와 요건
의견제출통지서를 받으면 통지서에 기재된 제출기간 안에 의견서나 보정서를 제출합니다. 기간 연장이 가능한지, 몇 차례까지 가능한지는 특허청의 상표 출원 절차 안내와 통지서 문구로 확인합니다. 기간 안에 아무것도 제출하지 않으면 통지된 거절이유가 그대로 유지되어 거절결정으로 이어질 수 있습니다. 거절결정에 불복하려면 법정 기간 안에 거절결정불복심판을 청구해야 하며, 그 기간은 결정서의 안내와 현행 조문으로 확인합니다.
거절이유별로 쓸 수 있는 수단과 쓸 수 없는 수단을 비교하면 다음과 같습니다.
- 성질표시 등 식별력 부족(제33조 제1항 제3호 등): 의견서로 표장이 상품의 성질을 직접 나타내지 않고 암시하는 데 그친다는 점을 다툴 수 있습니다. 또한 출원 전 사용 실적을 근거로 사용에 의한 식별력을 주장할 수 있습니다. 반면 표장의 글자나 도형을 바꾸는 보정은 요지 변경에 해당할 가능성이 커서 허용되지 않으며, 표장을 바꾸려면 새 출원이 필요합니다.
- 보통명칭·관용표장(제33조 제1항 제1호·제2호): 사용에 의한 식별력 규정이 적용되지 않습니다. 따라서 해당 표현이 그 상품의 보통명칭이나 관용표장이 아니라는 점을 의견서로 다투는 것이 주된 수단입니다.
- 선등록 유사상표(제34조 제1항 제7호): 외관·칭호·관념을 비교해 표장이 유사하지 않다는 의견서를 낼 수 있습니다. 또한 충돌하는 지정상품을 삭제하거나 비유사 상품으로 한정하는 보정, 선등록 상표권자의 동의서 제출을 검토할 수 있습니다. 선등록 상표가 일정 기간 사용되지 않았다면 불사용을 이유로 한 취소심판을 별도로 청구하는 방안도 있습니다.
- 지정상품 기재 불명확(제38조 등): 상품의 명칭을 분류 기준에 맞는 구체적인 명칭으로 고치는 보정으로 해소하는 경우가 많습니다. 다만 지정상품의 범위를 처음보다 넓히는 보정은 허용되지 않습니다.
가상 사례에 적용하면 대응은 다음과 같이 정리됩니다. 「바삭오트」에 대한 성질표시 이유는 지정상품을 삭제하는 보정으로는 해소되지 않습니다. 그래놀라에 대해 귀리와 식감을 직접 나타낸다는 판단은 지정상품을 줄여도 그대로 남기 때문입니다. 따라서 의견서로 암시적 표장이라는 점을 다투거나, 사용에 의한 식별력을 입증할 자료를 준비하는 쪽으로 대응합니다. 선등록 유사상표 이유는 충돌하는 지정상품만 삭제하거나 상표권자의 동의를 받는 방법으로 범위를 좁혀 해소할 여지가 있습니다. 두 이유가 모두 해소되어야 등록으로 이어진다는 점을 전제로, 각 대응의 성공 가능성을 따로 평가합니다.
실무 점검 사항
의견서를 작성하기 전에 통지서에 적힌 거절이유를 조문과 해당 지정상품별로 표로 옮겨 적는 것이 출발점입니다. 같은 통지서 안에서도 어떤 이유는 모든 지정상품에 걸리고, 어떤 이유는 일부 지정상품에만 걸리는 경우가 있기 때문입니다. 이를 구분하지 않으면 필요 없는 지정상품까지 삭제하거나, 삭제로는 해소되지 않는 이유에 보정으로만 대응하는 일이 생길 수 있습니다.
- 통지서의 각 거절이유가 어느 조문의 몇 호에 근거하는지 확인합니다.
- 거절이유마다 해당되는 지정상품을 따로 표시합니다.
- 식별력 이유라면 표장이 상품의 성질을 직접 나타내는지, 암시하는 데 그치는지 의견서의 논리를 정리합니다.
- 사용에 의한 식별력을 주장하려면 출원 전 사용 기간, 판매 실적, 광고 자료, 언론 노출 자료처럼 객관적으로 확인되는 자료가 있는지 점검합니다.
- 선등록 유사상표 이유라면 인용상표의 등록 상태, 지정상품, 권리자, 실제 사용 여부를 조회합니다.
- 지정상품을 삭제할 때 실제 판매 중이거나 판매 예정인 상품이 빠지지 않는지 확인합니다.
- 표장 자체를 바꿔야 하는 상황이라면 보정이 아니라 새 출원이 필요한지 검토합니다.
- 제출기간 만료일과 연장 가능 여부를 특허청 안내로 확인합니다.
판단이 어려운 부분은 사용에 의한 식별력 주장입니다. 이 주장은 출원인이 사용 사실과 수요자 인식을 자료로 입증해야 하며, 사용 기간이 짧거나 판매 지역이 좁으면 인정받기 어렵다는 점을 감안해야 합니다. 또한 선등록 상표권자의 동의는 상대방의 협조가 있어야 가능하고, 동의 조건을 둘러싼 협의가 길어질 수 있습니다. 이런 수단에 기대기 전에 의견서만으로 다툴 수 있는 논리가 있는지 먼저 검토하는 것이 합리적입니다.
마지막으로, 이 문서는 거절이유별 대응 수단을 구분하기 위한 일반적인 정리이며 개별 사건의 등록 가능성을 판단하지 않습니다. 실제 심사에서는 표장의 구성, 지정상품의 거래 실정, 인용상표의 내용에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 거절이유가 여러 개 겹치거나 사업상 중요한 브랜드라면 변리사 등 전문가와 상담해 개별적으로 검토하는 것이 바람직합니다.